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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Organisation générale
Propriété intellectuelle
Gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics
NOR : ESRR0923635C
ESR - DGRI SPECO B2
Texte adressé aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d'organisme public de recherche ; aux directrices et directeurs d'établissement public de santé
Le décret n° 2009-645 du 9 juin 2009 comporte un ensemble de dispositions visant à faciliter le transfert de technologies, notamment par l'instauration d'un mandataire unique pour la gestion entre personnes publiques de la propriété industrielle des résultats issus de travaux de recherche réalisés par des fonctionnaires ou des agents publics, par modification de l'article R.611-13 du code de la Propriété intellectuelle.
La présente circulaire a pour objectif de préciser la mise en œuvre des dispositions de ce décret relatives à son périmètre d'application ainsi qu'aux modalités d'exercice du mandat et de détermination de la personne publique mandataire unique.
Les règles relatives aux modalités de répartition entre les personnes publiques concernées, à défaut d'accord conclu entre elles, des revenus tirés de l'exploitation des inventions et de remboursement au mandataire des frais occasionnés par lui pour les besoins du mandat seront fixées par arrêté à paraître ultérieurement. Elles pourront, si nécessaire, faire l'objet de précisions par circulaire.
1 - Périmètre d'application
Le code de la Propriété intellectuelle, notamment dans son article L.611-7, établit les règles applicables aux titres de propriété relatifs à des inventions réalisées par un salarié et protégées par un brevet d'invention.
Il est indiqué dans cet article que « les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur ». Ces règles s'appliquent aussi « aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État ». Celles-ci ont été codifiées aux articles R.611-11 à R.611-14-1. Ainsi, pour ce qui concerne lesdits agents, la propriété de l'invention est dévolue, selon l'article R.611-12, à la personne publique pour le compte de laquelle le fonctionnaire ou l'agent public a effectué les tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, ou les études ou recherches qui lui ont été explicitement confiées et ayant conduit à ladite invention. L'article R.611-13, modifié par le décret du 9 juin 2009, traite du cas des inventions protégées par un brevet d'invention où les tâches, études ou recherches concernées ont été conduites en tout ou partie pour le compte de plusieurs personnes publiques ayant mission de recherche.
Ainsi, sont concernées par les dispositions du décret du 9 juin 2009, toutes les inventions, au sens du code de la Propriété intellectuelle, réalisées par des fonctionnaires ou agents publics au sein d'une entité placée sous l'autorité conjointe de plusieurs personnes publiques investies d'une mission de recherche ou dans le cadre d'une convention ou d'un contrat impliquant plusieurs personnes publiques ayant mission de recherche, et dont la demande de protection est déposée à compter du 1er juillet 2009.
Sont donc exclues de ces dispositions :
- les inventions résultant de tâches, études ou recherches réalisées pour le compte d'une seule personne publique, même si plusieurs fonctionnaires ou agents publics sont réputés inventeurs ;
- les inventions résultant de tâches, études ou recherches réalisées dans le cadre d'une convention entre plusieurs personnes publiques, si une seule d'entre elles est investie d'une mission de recherche, notamment dans le cas de conventions de financement de la recherche par une collectivité publique ;
- les inventions faisant l'objet d'un titre de propriété déjà délivré au 30 juin 2009, ou bien faisant l'objet d'une demande de protection déposée avant cette date ;
- les inventions résultant de tâches, études ou recherches réalisées dans un cadre contractuel conclu antérieurement à la publication du décret du 9 juin 2009 et contenant des dispositions incompatibles avec celles qu'il prévoit. Sont notamment concernés les contrats de recherche impliquant un partenaire privé et comportant des exigences spécifiques sur la gestion de la propriété industrielle, et les contrats-cadre avec d'autres établissements publics réglant a priori le choix de l'établissement gestionnaire de la propriété industrielle selon des critères différents des règles instaurées par le décret du 9 juin 2009 ;
- les inventions relevant de salariés de droit privé, même si ceux-ci sont employés par des personnes publiques, notamment dans le cadre d'établissements publics à caractère industriel et commercial.
De même, quand les inventions sont le fait de plusieurs inventeurs qui ne sont pas tous fonctionnaires ou agents publics, le mandat créé par application des dispositions du décret du 9 juin 2009 ne porte pas sur la part de propriété détenue par les personnes privées ou des personnes publiques employant les inventeurs qui ne sont ni fonctionnaire ni agents publics. Le mandataire unique désigné en application des dispositions du décret du 9 juin 2009 représentera donc dans ce cas les intérêts des personnes publiques concernées vis-à-vis des autres copropriétaires.
2 - Le mandat
Le mandat confié par les dispositions de l'article R.611-13 modifié par le décret du 9 juin 2009 porte sur l'ensemble des droits et obligations des personnes publiques pour le compte desquelles les fonctionnaires ou agents publics ont effectué les tâches, études ou recherches ayant conduit à l'invention, à l'exception du droit d'en céder la propriété. S'agissant seulement d'un mandat, la propriété de l'invention comme le bénéfice des revenus potentiels associés n'en sont pas affectés.
La personne publique mandataire exerce seule, pour le compte des autres personnes publiques concernées, l'ensemble des responsabilités, y compris celle de contracter à fin d'exploitation de l'invention par un tiers ; en particulier, sauf si des dispositions différentes sont fixées par convention, elle assume les charges liées à l'exercice de ces responsabilités. Sans imaginer qu'une liste de responsabilités puisse être exhaustive, on peut citer : les décisions de protection, d'extension de la protection, du choix des pays visés en « phase nationale », du choix du mode d'exploitation et du ou des tiers exploitants, la défense des intérêts des personnes publiques représentées auprès des autres copropriétaires, notamment privés,.
Le bénéfice du mandat par le mandataire étant de droit, l'acceptation dudit mandat, prévue par l'article 1984 du Code civil, est tacite.
Sous réserve d'un accord explicite du mandataire, une ou plusieurs des personnes publiques pour le compte desquelles les tâches, études ou recherches ont été réalisées peuvent lui apporter leur concours dans des situations pour lesquelles un appui est nécessaire, notamment en cas d'action en justice.
L'exercice du mandat n'exclut aucunement la possibilité pour la personne morale de confier l'exécution de tout ou partie des actions relatives à la protection ou à l'exploitation de l'invention à un tiers, au cas par cas ou dans un accord-cadre. La responsabilité vis-à-vis des autres personnes publiques concernées reste alors du ressort de la personne publique mandataire. Il faut entendre par tiers toute personne morale autre que les personnes publiques pour le compte desquelles le ou les fonctionnaires ou agents publics concernés ont exercé leur activité. En particulier, le tiers peut être un autre établissement public ayant mission de recherche ou une structure de droit privé filiale d'un établissement public, même si cet établissement est partie à l'invention. Si le tiers auquel sont confiées des actions relatives à la protection ou à l'exploitation de l'invention est une personne privée, la personne publique veillera au respect des dispositions des articles L.321-6 du code de la Recherche ou L.762-3 du code de l'Éducation, en fonction de son statut.
L'exercice du mandat s'accompagne d'une obligation d'information des autres personnes publiques intéressées et des fonctionnaires et agents publics ayant contribué à l'invention des actions de protection ou exploitation mises en œuvre. L'obligation d'information des fonctionnaires et agents publics ayant contribué à l'invention s'exerce soit directement auprès d'eux, soit indirectement auprès des personnes morales dont relèvent ces inventeurs, qui sont alors tenues de remplir cette obligation.
3 - Le mandataire
Le mandataire de droit est la personne publique investie d'une mission de recherche ayant fourni les locaux dans lesquels ont été principalement réalisées les tâches comportant une mission inventive. Il n'est pas nécessaire, pour cela, qu'un ou plusieurs des inventeurs aient exercé leur activité pour le compte de cette personne publique.
Afin de déterminer la personne publique bénéficiaire de droit du mandat dans ce cas générique, il y a donc lieu :
- d'identifier les travaux qui sont à l'origine de l'invention, en écartant les travaux, souvent nécessaires, qui n'en sont pas directement générateurs ;
- de déterminer les locaux dans lesquels ont été réalisés les travaux à l'origine de l'invention et dont ont l'usage les personnes publiques investies d'une mission de recherche pour le compte desquelles des fonctionnaires ou agents publics ayant contribué à l'invention exercent leur activité ; une personne publique a l'usage de locaux si elle en est propriétaire ou locataire ou si elle est signataire d'une convention de mise à disposition et si elle n'a pas elle-même transmis cet usage à une autre personne par l'intermédiaire d'un bail ou d'une convention ;
- de déterminer, parmi ces personnes publiques investies d'une mission de recherche, celle ayant l'usage des locaux dans lesquels les travaux à l'origine de l'invention ont été principalement réalisés : le mandataire de droit est celle d'entre elles pour laquelle la surface des locaux concernés, éventuellement pondérée par un coefficient d'utilisation, est la plus importante.
Lorsqu'une personne publique accueille une unité de recherche relevant d'une autre personne publique ayant mission de recherche, sans que des fonctionnaires ou agents publics exercent leur activité pour le compte de la personne publique « accueillante », il est donc nécessaire, pour que la personne publique « accueillie » soit de droit bénéficiaire d'un mandat en application des dispositions du décret du 9 juin 2009, que l'occupation des locaux donne lieu à un bail ou une convention entre elles.
Lorsque les locaux ont été fournis à titre égal par plusieurs personnes publiques, le décret du 9 juin 2009 prévoit que les personnes publiques concernées par l'invention conviennent entre elles de celle qui sera bénéficiaire du mandat. La personne bénéficiaire faisant partie de ces personnes concernées, sa participation à la décision vaudra acceptation tacite du mandat. Afin de ne pas retarder le dépôt de la demande de protection, cette concertation pourra intervenir après le dépôt, par l'une des personnes copropriétaires de l'invention ou par un représentant de l'une d'elles ; le délai maximal pour la conclusion de cette concertation est fixé à trois mois après le dépôt de la demande de protection.
Lorsque les locaux ont été fournis par une personne privée, par exemple dans le cas de recherches collaboratives avec une entreprise privée, ou bien par une personne publique n'étant pas investie d'une mission de recherche, par exemple un établissement public d'enseignement ou une collectivité territoriale, le mandat revient à la personne publique investie d'une mission de recherche dont la contribution inventive des fonctionnaires ou agents publics est prépondérante. Cette part de contribution est définie dans les mêmes conditions et avec les mêmes valeurs que celles visées, pour la répartition des primes, au IV de l'article R.611-14-1 du code de la Propriété intellectuelle. Si la part de contribution inventive des personnes publiques est égale, le décret du 9 juin 2009 prévoit que les personnes publiques concernées conviennent entre elles de celle qui sera bénéficiaire du mandat. Afin de ne pas retarder le dépôt de la demande de protection, cette concertation pourra intervenir après le dépôt, par l'une des personnes copropriétaires de l'invention ou par un représentant de l'une d'elles ; le délai maximal pour la conclusion de cette concertation est fixé à trois mois après le dépôt de la demande de protection.
Si, dans les situations mentionnées aux deux alinéas précédents, les personnes publiques concernées ont échoué dans la concertation au terme de ce délai de trois mois, chacune d'entre elles adresse au ministre chargé de la Recherche un dossier lui permettant d'apprécier ses capacités de gestion de la propriété industrielle, ainsi que son projet pour l'invention concernée. La composition du dossier est fixée dans un arrêté des ministres chargés de la Recherche et de la Propriété industrielle. Sur la base des dossiers transmis, et après avis éventuel du ou des ministres intéressés, le ministre chargé de la Recherche peut alors désigner le bénéficiaire du mandat.
Il peut arriver, par exemple dans le cas d'une invention qui s'inscrit dans un ensemble plus vaste de brevets détenus ou gérés par une des personnes publiques concernées, que l'exercice du mandat par la personne publique désignée en fonction des règles susmentionnées n'apparaisse pas comme la solution optimale. En effet, le traitement direct par les services d'une personne morale qui gère déjà un ensemble cohérent de brevets peut alors s'avérer plus opportun que l'application de la règle qui tend à rapprocher ce traitement des équipes ayant obtenu les résultats. Les personnes publiques dont relèvent les fonctionnaires ou agents publics à l'origine de l'invention peuvent alors convenir de confier le mandat à l'une des personnes publiques propriétaires de cette invention ou à une structure de coopération de droit public prévue au chapitre IV du titre IV du livre III du code de la Recherche (pôle de recherche et d'enseignement supérieur, réseau thématique de recherche avancée,.) dont l'une d'elles est partie. La convention, valable pour la seule invention visée, doit être conclue avant le dépôt de la demande de protection de l'invention.
4 - Dispositions transitoires
L'exercice des responsabilités en matière de gestion et d'exploitation de la propriété industrielle nécessite la mise en œuvre d'un ensemble de compétences de haut niveau, d'un profil varié, et qui n'ont pas été développées dans tous les établissements publics. Les établissements publics n'ayant pas une taille ou un volume d'activité suffisants pour organiser leurs propres compétences sont encouragés à nouer des relations avec d'autres établissements publics afin de mutualiser cet ensemble de compétences dans un service commun ou une structure qu'ils contrôlent, ou bien confier l'exercice de cette responsabilité à un autre établissement public partenaire.
Le droit pour une personne publique investie d'une mission de recherche à exercer un mandat au nom d'autres personnes publiques pour la gestion et l'exploitation d'une invention nécessite donc, à titre transitoire et ce jusqu'au 31 décembre 2010, que soit reconnue par le ministre chargé de la Recherche sa capacité à exercer ce mandat, seul ou dans le cadre de relations du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Ainsi, chaque personne publique qui n'a pas encore exercé un mandat tel que prévu par le décret du 9 juin 2009 est tenue d'informer le ministre chargé de la Recherche qu'elle va l'exercer. Cette information est faite au plus tard le jour d'entrée en vigueur dudit mandat ; dans le cas d'application directe de la règle d'hébergement, ce délai est donc fixé à la date de dépôt de la demande de protection de l'invention ; dans les cas où la règle initiale ne trouve pas d'application, cette date est reculée d'au maximum trois mois, délai accordé aux personnes publiques concernées pour définir celle qui sera mandataire. Il est hautement souhaitable que cette information soit accompagnée d'éléments qui permettront au ministre chargé de la Recherche d'apprécier la capacité de la personne publique à exercer ledit mandat ; la personne publique est donc encouragée, à cette fin, transmettre un dossier dont la composition figure dans l'arrêté mentionné au paragraphe 3 de la présente circulaire. Sauf opposition du ministre chargé de la Recherche dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l'information, l'exercice du mandat est réputé acquis. Ce même arrêté prévoit les modalités de désignation du mandataire par le ministre chargé de la Recherche lorsque celui-ci s'est opposé à l'exercice du mandat par la personne publique demanderesse.
Les dossiers sont transmis par voie postale en deux exemplaires, à l'adresse suivante : ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, direction générale pour la recherche et l'innovation, service des entreprises, du transfert de technologie et de l'action régionale, 1, rue Descartes, 75231 Paris cedex 05.
Une version électronique est envoyée à l'adresse suivante [email protected]
La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Valérie Pécresse
Valérie Pécresse